Merkregistratie: van aanvraag tot inschrijving

Het juridisch kader

Merkrechten ontstaan op twee manieren: door gebruik en door inschrijving. Een niet-ingeschreven teken kan enige bescherming krijgen op grond van het nationale recht, bijvoorbeeld in België via het recht inzake marktpraktijken en oneerlijke mededinging, maar die bescherming verschilt per land en is meestal smal, moeilijk te bewijzen en beperkt tot het gebied van gebruik. Inschrijving geeft een vermoeden van geldigheid, bescherming over het hele grondgebied van de inschrijving en de bevoegdheid om oppositie te voeren tegen latere, conflicterende merken. De bescherming is territoriaal, dus de vraag is altijd: waar laat je inschrijven?

Er zijn drie hoofdroutes. Een Uniemerk dien je in bij het EUIPO op grond van Verordening (EU) 2017/1001 (UMVo), en het dekt alle lidstaten als één recht. Een Benelux-merk is een regionaal alternatief: je dient het in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) op grond van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), en het dekt België, Nederland en Luxemburg. Een internationale inschrijving onder het Madridsysteem dien je in via een bureau van oorsprong, beheerd door de WIPO, en breid je uit naar de aangeduide landen. Ze hangt af van een basisaanvraag of basisinschrijving.

Een inschrijving geldt tien jaar vanaf de indieningsdatum en kan telkens met tien jaar worden hernieuwd.

In de praktijk

Indiening en klassering

De aanvraag vermeldt de aanvrager, toont het teken en somt de waren en diensten op, ingedeeld volgens de Nice-classificatie. De indieningsdatum staat vast zodra je aan de minimumvereisten voldoet, en de taks is kort daarna verschuldigd. Heb je in de voorbije zes maanden een eerste aanvraag ingediend in een land van het Verdrag van Parijs, dan kun je voorrang inroepen, waardoor de datum terugvalt op die eerste indiening.

Onderzoek

Het EUIPO en het BBIE onderzoeken uit zichzelf de absolute gronden: is het teken beschrijvend, mist het onderscheidend vermogen, is het misleidend of strijdig met de openbare orde (artikel 7 UMVo). Ze checken niet op oudere merken van anderen. Maakt het bureau bezwaar, dan krijg je een termijn om te antwoorden of de specificatie te beperken. Bij een Uniemerk volstaat een absolute grond in een deel van de Unie om te weigeren. Wil je in de EU een snellere weg, zie dan EUIPO Fast Track.

Publicatie en oppositie

Een aanvaarde aanvraag wordt gepubliceerd. Houders van oudere rechten hebben dan beperkte tijd om oppositie in te stellen: drie maanden na publicatie bij het EUIPO (artikel 46 UMVo) en twee maanden bij het BBIE. De Benelux-termijn kan niet worden verlengd. In beide systemen hebben de partijen meestal een afkoelingsperiode om te onderhandelen. Wordt er geen oppositie ingesteld, of faalt ze, dan wordt het merk ingeschreven. Slaagt ze, dan wordt de aanvraag geheel of gedeeltelijk geweigerd. Over oppositie lees je meer in wanneer je oppositie instelt tegen een merk.

Internationale uitbreiding

Onder het Madridsysteem controleert de WIPO de vormvereisten en onderzoekt elk aangeduid bureau het merk volgens zijn eigen recht. Een aangeduid land kan binnen een vaste termijn bescherming weigeren, meestal 12 maanden en in sommige gevallen 18. De eerste vijf jaar hangt de internationale inschrijving af van het basismerk: valt dat weg, dan valt ook de internationale inschrijving weg, al kun je ze omzetten in nationale aanvragen.

Na de inschrijving

Een inschrijving is maar zo goed als haar onderhoud. Vier dingen tellen:

• Hernieuwing. Merken moet je om de tien jaar hernieuwen, met een korte respijttermijn na het verstrijken, tegen een toeslag. Een gemiste datum kan je het recht kosten. Onze portefeuille- en termijntechnologie houdt de data bij en elke berekende datum wordt door een mens bevestigd.
• Gebruik. Vijf jaar na de inschrijving moet de houder daadwerkelijk gebruik kunnen aantonen voor de ingeschreven waren en diensten (artikelen 18 en 58 UMVo), anders kan het merk geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard.
• Handhaving. Een merk dat nooit wordt verdedigd tegen gelijkaardige tekens kan zijn kracht verliezen. Wie een later merk vijf opeenvolgende jaren wetens duldt, kan het niet langer nietig laten verklaren (artikel 61 UMVo).
• Wijzigingen. Laat overdrachten, licenties, naamswijzigingen en beperkingen bij voorkeur registreren, zoals beschreven in onze gids over het overdragen en in licentie geven van een merk.

Een modelabel met een Benelux-inschrijving voor kleding is een goed voorbeeld. Het begint online te verkopen in Duitsland en Frankrijk. Het Benelux-merk dekt die landen niet, dus dient het binnen zes maanden een Uniemerk in, met de Benelux-indieningsdatum als voorrang. Het kiest de specificatie zorgvuldig: kleding, schoeisel en hoofddeksels, en de dienst van online detailhandel. Drie maanden na publicatie is er geen oppositie en wordt het merk ingeschreven. Vijf jaar later vraagt het zich af of elk opgesomd product ook is gebruikt.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt een inschrijving?

Dat hangt af van het bureau, van of het bezwaren maakt en of iemand oppositie voert. Een aanvraag zonder bezwaren of oppositie gaat sneller, maar een betrouwbare vaste duur kunnen we niet geven, want die wordt bepaald door het bureau en derden, niet door ons.

Moet ik inschrijven als ik het merk al gebruik?

Gebruik kan enige rechten doen ontstaan, maar inschrijving is veel sterker en makkelijker af te dwingen. Ze beschermt je ook buiten het gebied waar je nu actief bent.

Kan ik met één aanvraag in meerdere landen inschrijven?

Ja: een Uniemerk dekt alle lidstaten, en met het Madridsysteem dien je één aanvraag in voor meerdere landen. Elke route heeft eigen voorwaarden en afhankelijkheden.

Wat kost het?

De taksen hangen af van het bureau, het aantal klassen en de route. Budgetteren voor inschrijvingen in meerdere rechtsgebieden legt de onderdelen uit.

Hoe dit samenhangt

Merkregistratie brengt dit proces samen in één dienst. Onze indieningstechnologie bereidt de aanvragen voor, de IP-kostenraming toont de kosten per rechtsgebied en de portefeuille- en hernieuwingstechnologie volgt de data na de inschrijving op.