Een merk overdragen of in licentie geven

Het juridisch kader

Licentie en overdracht zijn de twee belangrijkste manieren waarop een merk iets opbrengt. Met een licentie laat je iemand anders het merk tegen betaling gebruiken terwijl jij eigenaar blijft. Een overdracht draagt de eigendom over, vaak als onderdeel van een grotere transactie. Beide moet je correct laten inschrijven om hun volle werking te hebben.

Overdracht. Onder artikel 20 van de Uniemerkenverordening (EU) 2017/1001 kan een Uniemerk voor alle of een deel van de waren en diensten worden overgedragen. De overdracht van de hele onderneming omvat het merk, tenzij de partijen anders overeenkomen. Andere overdrachten moeten schriftelijk gebeuren en door de partijen worden ondertekend, anders zijn ze nietig. Zolang de overdracht niet in het register is ingeschreven, kan de nieuwe eigenaar de rechten uit het merk niet inroepen. Overdrachten van Benelux-merken vallen onder het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en worden ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Een overdracht werkt daar pas na inschrijving tegenover derden.

Licentie. Onder artikel 25 van dezelfde verordening kan een Uniemerk in licentie worden gegeven voor alle of een deel van de waren en diensten, voor de hele Unie of een deel ervan, exclusief of niet-exclusief. Een licentienemer mag alleen met toestemming van de merkhouder een inbreukprocedure instellen, tenzij hij een exclusieve licentie heeft en de merkhouder na ingebrekestelling niet binnen een passende termijn zelf optreedt. Een licentienemer mag tussenkomen in een procedure van de merkhouder om vergoeding voor zijn eigen schade te krijgen. Op verzoek van één partij wordt de licentie in het register ingeschreven en bekendgemaakt. De Benelux-regels in het BVIE regelen licenties en hun inschrijving op een vergelijkbare manier.

Gebruik en kwaliteit. Gebruik van het merk met toestemming van de merkhouder, ook door een licentienemer, geldt als normaal gebruik om de inschrijving in stand te houden. Maar een merk dat het publiek kan misleiden door het gebruik van de merkhouder of de licentienemer, bijvoorbeeld over de aard of kwaliteit van de waren, kan vervallen worden verklaard. Daarom hoort kwaliteitscontrole in elke merklicentie.

Douane. Onder Verordening (EU) nr. 608/2013 kan een rechthebbende bij de douane een aanvraag tot optreden indienen, zodat goederen waarvan wordt vermoed dat ze zijn merk schenden, aan de grens kunnen worden tegengehouden. De aanvraag gebeurt per recht en grondgebied en steunt op actuele inschrijvingen.

In de praktijk

Waarom inschrijving telt

Een inschrijving koppelt de deal aan het register. Een ingeschreven licentie versterkt de positie van de licentienemer en zorgt voor openbaarheid. Bij een ingeschreven overdracht toont het register de echte eigenaar, zodat de nieuwe eigenaar zonder gedoe oppositie kan voeren, verlengen en handhaven. Een veelvoorkomend probleem bij due diligence is een keten van niet-ingeschreven overdrachten, die je vóór een verkoop moet rechtzetten.

Zorg eerst voor een degelijke overeenkomst

Een inschrijving legt alleen vast wat de overeenkomst zegt. De voorwaarden moeten dus eerst kloppen: reikwijdte, exclusiviteit, grondgebied, kwaliteitscontrole en duur. Die keuzes komen aan bod in licentieovereenkomsten. Vertrouwelijke commerciële voorwaarden, zoals royaltypercentages, hoeven niet in het register te komen. Een verkorte licentie of een certificaat volstaat meestal voor de inschrijving.

Registers actueel houden

Verlengingsdata, licentievoorwaarden en de douane-inschrijving moeten allemaal de inschrijving volgen. Met een register van de verplichtingen uit het contract, zoals kwaliteitsinspecties en rapportering, houd je als eigenaar de controle tijdens de licentie.

Een voorbeeld

Een Mechels voedingsbedrijf verkoopt zijn tweede merk aan een grotere groep en geeft een derde merk in licentie aan een distributeur in Frankrijk. De overdracht wordt in maart ondertekend, maar niemand schrijft ze in. Een jaar later deponeert een concurrent een gelijkaardig merk en blijkt dat de nieuwe eigenaar, die nog niet is ingeschreven, geen oppositie kan voeren zonder eerst de inschrijving rond te maken. De licentie aan de Franse distributeur is wel ingeschreven, dus die kan zijn rechten aantonen aan een marktplaats die zijn gebruik van het merk in vraag stelt.

Veelgestelde vragen

Wat is een licentie-inschrijving?

Een formele vermelding bij het IP-bureau die een licentie aan de inschrijving koppelt. Ze zorgt voor openbaarheid en kan de mogelijkheid van de licentienemer om tegen inbreukmakers op te treden versterken.

Wat is het verschil tussen een licentie en een overdracht?

Met een licentie geef je gebruik en blijf je eigenaar. Een overdracht draagt de eigendom blijvend over, meestal bij een verkoop of herstructurering.

Moet een overdracht schriftelijk zijn?

Voor een Uniemerk wel, ondertekend door de partijen, tenzij ze voortvloeit uit de overdracht van de hele onderneming of uit een rechterlijke beslissing. In de praktijk doe je het best altijd met een geschreven akte.

Mag de licentienemer inbreukmakers aanklagen?

Alleen met toestemming van de merkhouder, of als exclusieve licentienemer wanneer de merkhouder na ingebrekestelling niet optreedt. Zet in de licentie wie handhaaft en wie dat betaalt.

Hoe dit samenhangt

Een merk overdragen en in licentie geven hoort bij onze dienstverlening rond merklicenties. We stellen de licentie op met onze Document Studio en volgen kwaliteits-, rapporterings- en verlengingsplichten op via het register van rechten en verplichtingen. Voor de licentievoorwaarden, zie licentieovereenkomsten.