Merklicenties

De vraag

Iemand wil jouw merk gebruiken: een distributeur in het buitenland, een fabrikant die onder jouw merk produceert, een partner voor co-branding, een franchisenemer. Of jij wilt zelf een merk gebruiken dat van iemand anders is. Met een merklicentie kun je van een merk inkomsten en bereik maken, maar je kunt het merk ook verzwakken als ze slecht is opgebouwd.

De vragen die we het vaakst krijgen: moet de licentie exclusief, alleenrecht of niet-exclusief zijn? Voor welke waren en welk grondgebied geldt ze? Hoe houden we controle over de kwaliteit? Wat gebeurt er op het einde met de voorraad van de licentienemer? En moet de licentie ergens worden ingeschreven?

Typische situaties zijn een distributeur of franchisenemer die het merk wil gebruiken, een fabrikant die het merk op goederen zet, een samenwerking voor co-branding, een groepsherstructurering waarin een dochter de merken van de moeder moet gebruiken, en het omgekeerde geval waarin jij zelf licentienemer bent en wilt weten waartoe je je verbindt.

Onze aanpak

We beginnen bij het commerciële doel, want de structuur moet daarop volgen. Een licentie die op maximale royalty's mikt, ziet er anders uit dan een licentie die een markt opent of een merk uitbreidt naar een nieuwe productlijn. We checken ook de rechten achter de licentie: is het merk ingeschreven voor de betrokken waren en diensten en gebieden, wie is de ingeschreven houder, en is het merk kwetsbaar, bijvoorbeeld door niet-gebruik? Is de situatie onduidelijk, dan beginnen we met een merkenonderzoek (clearance) of een check van het register.

De licentievoorwaarden gaan dan over de punten die de waarde bepalen: reikwijdte (waren en diensten, grondgebied, exclusiviteit, sublicenties), kwaliteitscontrole, eigendom van de goodwill en van aanpassingen, royalty's met rapporterings- en auditrechten, duur en beëindiging, en wat de licentienemer met voorraad en materiaal moet doen als de licentie eindigt. Kwaliteitscontrole is geen beleefdheid. Een merkhouder die een merk in licentie geeft zonder enige controle, riskeert dat het merk misleidend wordt voor het publiek en dus vervallen kan worden verklaard. Ons artikel over licentieovereenkomsten legt de structuurkeuzes verder uit.

Ingeschreven licenties wegen in de praktijk door. Onder artikel 25 van de Uniemerkenverordening mag een licentienemer bijvoorbeeld alleen met toestemming van de merkhouder een inbreukprocedure starten, tenzij het een exclusieve licentienemer is en de houder na ingebrekestelling niet optreedt. Licenties en overdrachten kun je laten inschrijven bij het EUIPO en bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), wat ook gevolgen heeft voor de tegenwerpelijkheid aan derden. Zie een merk overdragen of in licentie geven.

We schrijven de licentie met onze Document Studio, die vertrekt van onze huisstijl en partijgegevens in het document overneemt. Na ondertekening haalt het register van rechten en verplichtingen de plichten van elke partij eruit, samen met de clausule waar ze vandaan komen, en volgt het herinneringen op voor rapporteringsdata, opzegtermijnen en optieperiodes. Een advocaat bevestigt elke vermelding.

Een typisch dossier: een voedingsmerk uit Mechelen wil dat een distributeur in Frankrijk onder zijn merk verkoopt. We checken de inschrijvingen voor Frankrijk, schrijven een exclusieve licentie voor dat gebied met merkrichtlijnen en goedkeuring van stalen, en adviseren over de inschrijving van de licentie. Na de ondertekening herinnert het register beide partijen aan de rapporteringsdata en aan de datum waarop de licentie moet worden verlengd of beëindigd.

Voor het opstellen spreken we met jou de essentie af in een korte term sheet: de waren en diensten, het grondgebied, exclusiviteit, het royaltymodel en de kwaliteitsnormen. Een korte bijlage met merkrichtlijnen hoort meestal bij het pakket, zodat de licentienemer precies weet hoe het merk getoond mag worden.

Wat je mag verwachten

• een merklicentieovereenkomst, of een coëxistentie- of co-brandingovereenkomst, opgesteld voor jouw kant;
• merkrichtlijnen en bepalingen over kwaliteitscontrole die in de praktijk afdwingbaar zijn;
• advies over of en waar de licentie moet worden ingeschreven, en de inschrijving zelf;
• een register van verplichtingen en data, zodat royaltyrapporten, audits en verlengingen niet verloren gaan;
• een check van het ontwerp van de licentienemer als de andere partij de pen vasthoudt.

De advocaat beslist over de structuur (exclusief of niet, sublicentie of niet), over welke kwaliteitscontrolerechten realistisch zijn en over de inschrijving van de licentie. Ons platform stelt op en volgt op, maar die keuzes maakt een advocaat samen met jou.

Volgende stap

Overweeg je een merk in licentie te geven, of kreeg je een licentievoorstel? Stuur ons de term sheet of het ontwerp.

Plan een gesprek en we lopen de structuur samen met jou door.