Search

Hoe u uw handelsmerken kunt beveiligen en beschermen

Het verkrijgen van merkrechten voor uw producten en diensten is een belangrijk onderdeel van de bescherming van uw merk. Bij de beslissing over merkbescherming moet u rekening houden met:

  • de commerciële waarde van de goederen en diensten: is of zal er veel vraag naar zijn? Zo ja, dan is het misschien de moeite waard om te overwegen om je merk te beschermen;
  • het unieke karakter van de goederen en diensten: aangezien niet alle producten en diensten op dezelfde manier zijn gemaakt, zullen sommige waarschijnlijk succesvoller zijn dan andere;
  • de uniciteit van het merk zelf: is het merk dat je hebt gekozen memorabel? „Blijft het „" plakken "”?” Als mensen aan uw bedrijf denken, kunnen ze zich dan gemakkelijk uw producten en diensten herinneren?
  • de levensduur van het product of de dienst: zal het product of de dienst nog lang bestaan? Als dat het geval is, kan het de moeite waard zijn om een handelsmerk te gebruiken om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de reputatie en goodwill.

Door dit te doen, kunt u ervoor zorgen dat u de beste beslissing neemt voor uw bedrijf.

Het beschermen van uw merken vanuit juridisch oogpunt kan een complexe aangelegenheid zijn, aangezien er in verschillende fasen veel elementen zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

5 essentiële stappen die u moet overwegen voordat u uw merk registreert

1. Selectie van merken

De meest voor de hand liggende soorten merken hebben betrekking op woorden en logo's; andere mogelijke handelsmerken hebben betrekking op kleuren, kleurencombinaties, de vorm van een product of verpakking. Onder bepaalde omstandigheden is het zelfs mogelijk om andere niet-traditionele handelsmerken aan te vragen, zoals geluiden, smaken, geuren en geuren.

Het maken van de juiste keuzes vanuit een commercieel perspectief is dus cruciaal, omdat dit kan leiden tot een concurrentievoordeel voor uw organisatie. Houd er echter rekening mee dat de keuzes die u maakt, administratieve en juridische gevolgen kunnen hebben.

Bijvoorbeeld: bij het aanvragen van een geurmerk is het belangrijk om een duidelijke en beknopte beschrijving van de geur zelf te hebben. Het merkenbureau moet namelijk in staat zijn om het merk te identificeren om het te kunnen registreren. Bovendien kan het bij de handhaving van een niet-traditioneel merk moeilijker zijn om merkinbreuk te bewijzen, omdat het moeilijker kan zijn om aan te tonen dat iemand een geur of geluid heeft gekopieerd of geïmiteerd dan om aan te tonen dat hij een woord of ontwerp heeft gekopieerd.

Over het algemeen kunnen niet-traditionele handelsmerken uiterst waardevolle activa zijn voor bedrijven. Het is echter belangrijk om de unieke problemen te begrijpen die ermee samenhangen om hun potentieel te maximaliseren.

2. Kies de juiste producten en diensten waarvoor u exclusieve merkrechten wilt verkrijgen

Een ander belangrijk onderdeel zijn de landen waar u exclusieve merkrechten wilt verkrijgen. Als u van plan bent uw producten en diensten in verschillende landen te verkopen, is het essentieel om een goede strategie te ontwikkelen voor het verkrijgen van exclusieve merkrechten in deze rechtsgebieden.

Internationale verdragen bieden u de mogelijkheid om de geografische reikwijdte van uw merk uit te breiden binnen een tijdsbestek van zes maanden na de eerste merkaanvraag of registratie. Het zogenaamde „recht van voorrang” houdt in dat merkregistraties in deze aanvullende rechtsgebieden de datum van indiening van de oorspronkelijke merkaanvraag verkrijgen.

Enkele elementen om te overwegen:

  • wilt u uw merk, uw goederen en/of diensten onder de radar houden tot een bepaalde lanceringsdatum? In dat geval kan het belangrijk zijn om te beginnen met de registratie van uw merk in rechtsgebieden die nog geen online merkenregister hebben;
  • moet je het internationale merkensysteem gebruiken of niet? Hoewel de kosten voor het geografisch uitbreiden van uw merkbescherming in het internationale systeem aanzienlijk lager zijn, kan een internationale registratie voor alle landen waarnaar de merkbescherming is uitgebreid, worden afgewezen door middel van één enkele nietigverklaring van de oorspronkelijke merkregistratie;
  • ga na of je merk geen negatieve of ongelukkige betekenis heeft in de landen waar je je merk wilt registreren.

3. „Maak je merk al vroeg in het proces „" duidelijk "”.”

Het clearen van uw merk betekent dat u in de merkenregisters van de relevante landen moet nagaan of er eerdere rechten bestaan met betrekking tot dezelfde of soortgelijke tekens voor dezelfde of soortgelijke goederen of diensten. Op deze manier kunt u het risico op inbreuk in een vroeg stadium van het proces beperken, onnodige kosten en zelfs rechtszaken vermijden.

In deze stap ontwikkelen we over het algemeen een overzicht van identieke en vergelijkbare:

  • handelsmerken, met inbegrip van hun eigenaar, de goederen en diensten waarvoor ze zijn geregistreerd en of deze worden gebruikt;
  • bestaande online-identificatiegegevens, hun eigenaar en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.


Als u er zeker van bent dat u kunt doorgaan met het merk van uw keuze, is het belangrijk om een gecoördineerde actie te ondernemen. Op deze manier vermijdt u het risico dat een of meer derden deze identificatiegegevens in handen kunnen krijgen.

4. De juiste archiveringsstrategie kiezen voor uw merk

Aangezien de kosten voor het verkrijgen van merkbescherming behoorlijk hoog kunnen zijn, is het belangrijk om alle bovenstaande opties te bekijken en te bepalen wat de beste manier is om vooruitgang te boeken.

Het gebruik van het internationale systeem kan op het eerste gezicht erg kostenefficiënt zijn, maar brengt ook bepaalde risico's met zich mee. Bovendien, als bepaalde nationale merkenbureaus vragen hebben met betrekking tot de resulterende merkaanvraag in hun land, hebt u vaak een lokale vertegenwoordiging nodig om de zaak op te lossen.

5. Verkrijg of registreer andere relevante identificatiegegevens

Naast het registreren van uw handelsmerken in een of meer landen, moet u ook overwegen om domeinnamen te registreren:

  • 2 letters (.eu, .uk, .io, .tv,...): dit zijn landcodes, die elk hun eigen beleid, procedures en vereisten hebben;
  • meer dan 2 letters (.com, .net, .org, .law, .tech,...): dit zijn generieke topleveldomeinen die worden beheerd onder toezicht van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Hoewel de registratiekosten vrij laag zijn, kunnen de totale kosten voor het beheer van een uitgebreide domeinnaamportefeuille snel stijgen. Daarom is het belangrijk om uw domein (en) verstandig te kiezen en te zoeken naar effectieve en efficiënte manieren om deze digitale identificatiegegevens te beheren.

Afhankelijk van de goederen en diensten waarvoor u exclusieve merkrechten wilt verkrijgen, is het aan te raden om ook online identificatiegegevens (marktplaatsen, sociale media,...) aan te schaffen of te registreren die essentieel zijn om uw bedrijf te promoten of zelfs uw producten te verkopen.

Hoe verkrijg je exclusieve merkrechten

1. Implementeer uw archiveringsstrategie door merkregistraties aan te vragen

Internationale verdragen helpen merkeigenaren bij het verkrijgen van merkregistraties in de meeste landen ter wereld op een effectieve en efficiënte manier.

In veel gevallen kunnen dit soort geografische merkuitbreidingen centraal worden beheerd, zonder tussenkomst van een lokale adviseur. Als een lokaal merkenbureau echter vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de lokale merkaanvraag, moet een lokale vertegenwoordiger de merkaanvrager vertegenwoordigen bij het indienen van een reactie.

In de loop der jaren hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van advocaten en IP-professionals die ons bijstaan bij de archiverings- en registratieprocessen in bijna elk land ter wereld.

2. Omgaan met „kantooracties”

Na ontvangst van uw merkaanvraag zal het desbetreffende merkenbureau uw merk onderzoeken:

  • voor onderscheidend vermogen: het vermogen van het merk om te worden herkend als een teken dat de producten en diensten van uw bedrijf kan onderscheiden van de producten en diensten van derden;
  • omdat je niet tegen de moraal of de openbare orde bent;
  • of de goederen en diensten die u hebt aangegeven voldoende duidelijk en gedetailleerd zijn en of deze correct zijn gecategoriseerd.

Als het bureau (en) zich zorgen maakt over je merkaanvraag, zullen ze om opheldering vragen of zelfs je merkaanvraag voorlopig weigeren. Ze bieden u echter de mogelijkheid om argumenten in te dienen en/of uw aanvragen te wijzigen door de lijst van goederen of diensten te beperken of verder te specificeren.

Over het algemeen zal het merkenbureau in dit stadium niet onderzoeken of uw merk mogelijk inbreuk maakt op het (de) merk (en) van derden; sommige merkenbureaus kunnen u een overzicht geven van bestaande merken die identiek zijn of als verwarrend veel op uw aangevraagde merk kunnen worden beschouwd.

3. Omgaan met tegenstellingen

In bepaalde landen kunnen derden uw merk aanvechten voordat uw merk wordt geregistreerd door een oppositie in te dienen bij het (lokale) merkenbureau. Als deze oppositie succesvol zou zijn, betekent dit doorgaans dat u geen exclusieve merkrechten verkrijgt voor sommige of alle goederen of diensten die in uw merkaanvraag worden vermeld.

Als u het merk nog steeds zou gebruiken voor de waren en diensten waarvoor de andere merkhouder een eerder recht heeft, kunt u zelfs te maken krijgen met inbreukprocedures.

Over het algemeen worden opposities ingediend door merkhouders die in dat rechtsgebied een „ouder” merk hebben, voor hetzelfde of een vergelijkbaar teken en voor dezelfde of soortgelijke goederen en diensten.

Als u met dit soort acties wordt geconfronteerd, is het belangrijk om alle mogelijke uitkomsten in overweging te nemen:

  • argumenten ontwikkelen over waarom uw nieuwe merk geen inbreuk maakt op de exclusieve rechten van de houder van het „oudere” merk;
  • een minnelijke oplossing zoeken door mede-eigendom of licentieovereenkomsten aan te gaan, bijvoorbeeld door de goederen of diensten die u gaat aanbieden te beperken of te specificeren, zich ertoe te verbinden specifieke elementen aan uw merk toe te voegen, enz.


Bescherming van uw merkrechten: belangrijke elementen waarmee u rekening moet houden na de registratie


1. Gebruik je handelsmerk

Als u eenmaal merkregistraties hebt verkregen, is het essentieel dat u het merk gebruikt in de rechtsgebieden waar u exclusieve merkrechten hebt verkregen.

Volgens de merkenwetgeving bestaat in veel landen de kans dat u uiteindelijk uw exclusieve rechten verliest voor sommige of alle goederen en diensten waarvoor het merk is geregistreerd als u het gedurende een bepaalde periode niet zorgvuldig hebt gebruikt.

Daarom raden we aan om in de loop van de tijd een portfolio van bewijzen te ontwikkelen waarmee u argumenten die niet worden gebruikt, kunt weerleggen die door derden zouden kunnen worden aangevoerd. Met de systemen die we gebruiken, kunnen we regelmatig snapshots maken van websites, posts op sociale media en online marktplaatsvermeldingen, waaruit blijkt dat u uw handelsmerk effectief gebruikt voor de relevante goederen en diensten in een of meer rechtsgebieden.

2. Beheer uw merk, domein,... portfolio

Het beheren van een merk, domein, octrooi,... portfolio is een proces dat bedrijven niet mogen onderschatten. Als u vergeet uw registraties te vernieuwen of uw portefeuille regelmatig te controleren, kan dat op lange termijn leiden tot hogere kosten of zelfs tot verlies van exclusiviteit...

Om deze risico's te vermijden, gebruiken we online systemen waarmee we de merkaanvragen en registraties van onze klanten eenvoudig kunnen volgen en beheren.

Verder raden we aan om regelmatig merkenaudits uit te voeren om ervoor te zorgen dat uw portfolio up-to-date is en voldoet aan de toepasselijke wetten, nieuwe technologieën (zoals) en trends (bijvoorbeeld door het handelsmerk, octrooi, ontwerp,... dossiers van uw concurrenten te controleren). Deze audits stellen ons ook in staat om te zien of uw merkenportfolio nog steeds alle goederen en diensten omvat die u aanbiedt; indien nodig kunt u overwegen om de reikwijdte van de merkbescherming uit te breiden naar uw nieuwe producten en diensten door aanvullende merkaanvragen in te dienen.

Tot slot stellen deze systemen ons in staat om uw merkenportfolio up-to-date te houden, zodat uw merkregistraties indien nodig eenvoudig periodiek kunnen worden verlengd.

3. Controleer regelmatig relevante merkregisters voor nieuwe merkaanvragen of registraties die mogelijk inbreuk maken op uw merkrechten.

Het proactief controleren van uw merkenportfolio op mogelijke problemen is een belangrijke stap in het proces van beheer van uw intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u regelmatig moet zoeken naar nieuwe merkaanvragen van derden die mogelijk in strijd zijn met uw eigen merken, en dat u dienovereenkomstig actie moet ondernemen.

Deze acties kunnen bestaan uit:

  • het indienen van een oppositie tegen deze „nieuwe” aanvragen indien de lokale praktijken en procedures dit toelaten;
  • het indienen van een annuleringsprocedure, waarbij het merkenbureau of de bevoegde rechtbank wordt verzocht de merkregistratie te annuleren;
  • het starten van een inbreukprocedure bij de bevoegde rechtbanken.

Afhankelijk van het geval kan het echter worden aanbevolen om onderhandelingen aan te gaan met een dergelijke derde partij, met name als het recentere merk ook een uitbreiding van de reikwijdte van uw eigen merken kan betekenen.

In ieder geval is het belangrijk om van meet af aan de juiste strategie te bedenken en uit te voeren, aangezien sommige van de bovenstaande stappen kosten en officiële vergoedingen met zich meebrengen, investeringen in tijd, met — soms — ongewenste resultaten.

4. Toezicht op merkinbreuken

Het toezicht op merkinbreuken is een cruciaal onderdeel van elke merkbeschermingsstrategie. Overtredingen kunnen online en offline plaatsvinden, dus het is belangrijk om in beide arena's waakzaam te zijn.

Er bestaan verschillende oplossingen waarmee u kunt bekijken hoe uw merken online worden gebruikt. De meeste zijn echter vrij duur en niet gebruiksvriendelijk. Daarom hebben we samen met IP Metro het Magnify+ platform ontwikkeld, waarmee u kunt screenen hoe uw merk wordt gebruikt op het internet in het algemeen, op sociale mediaplatforms, marktplaatsen, nieuwssites, domeinnamen en nog veel meer kanalen. Onlangs hebben we NFT-marktplaatsen toegevoegd, omdat we op deze platforms veel inbreukmakende activiteiten hebben gezien.

Het toezicht op offline merkinbreuken kan moeilijker zijn, maar het is nog steeds belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Een manier om dit te doen is door bedrijven in de gaten te houden die soortgelijke logo's of huisstijlen gebruiken als uw eigen logo. Je kunt je klanten, wederverkopers, agenten en andere zakenpartners ook vragen om je te laten weten of ze zien dat iemand zonder toestemming je handelsmerk gebruikt.

5. Handhaaf je merkrechten

Als u toch merkinbreuk constateert, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Als de inbreuk wijdverspreid is — bijvoorbeeld als namaakgoederen online worden aangeboden — moet een duidelijke strategie worden ontwikkeld die de kans op succes maximaliseert tegen lage kosten.

Acties kunnen bestaan uit het sturen van een staakt-and-stop-brief, het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteiten of het ondernemen van juridische stappen.

Dergelijke juridische acties kunnen bestaan uit:

  • bevelen, waarbij de rechtbank u als merkhouder in staat stelt specifiek bewijs te verzamelen met de partij die inbreuk maakt op uw rechten, of zelfs de inbreukmakende goederen in beslag kunt nemen, zodat ze niet langer kunnen worden verzonden of verkocht;
  • het inleiden van een procedure bij de bevoegde rechtbanken;
  • alternatieve geschillenbeslechting, waarbij de partijen in de procedure het erover eens zijn dat een gespecialiseerde derde (of derden) een beslissing over de zaak zal nemen in plaats van een rechter. Hoewel deze procedures over het algemeen tot een snellere uitkomst leiden, zijn deze over het algemeen duurder voor de partijen die daarmee zijn overeengekomen. Contracten met betrekking tot intellectuele eigendom, zoals licentieovereenkomsten, bevatten vaak arbitrageclausules.

Bart Lieben
Attorney-at-Law
key takeaways

More related articles

WhatsApp messaging icon for live chat support
Pitch Chatbot
Contact us right away
Pitch Chatbot
Hi there,
How can we help you today?
Start Whatsapp Chat
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
No items found.