Search

Een nieuwe strategische keuze bij verlening: unitair octrooi of nationale validatie

De introductie van het unitaire-octroooisysteem in juni 2023 creëerde een keuze die voordien niet bestond: octrooiaanvragers wier Europees octrooi door het EOB wordt verleend, moeten nu binnen één maand na verlening beslissen of zij het als unitair octrooi registreren dan wel nationaal valideren in afzonderlijke EVV-lidstaten. Dit is geen standaardprocedure of administratieve stap — het is een strategische beslissing met langetermijn cost-, handhavings- en risicoconsequenties die met professioneel advies en een duidelijk zicht op de commerciële context van elk octrooi dient te worden genomen.

De beslissing omvat afwegingen op vier dimensies: kosten (vergoedingsstructuur voor verlenging en langetermijnonderhoudskosten), handhaving (gecentraliseerde versus nationale gerechtelijke procedures), ongeldigheidsrisico (gecentraliseerde herroeping versus territoriale fragmentatie), en geografische dekking (welke staten door elke optie worden gedekt). Het juiste antwoord verschilt voor verschillende octrooien in dezelfde portefeuille — een hoogwaardig, vermoedelijk betwist octrooi kan een andere beslissing rechtvaardigen dan een lager-waardig octrooi in hetzelfde indieningsprogramma.

Kosten: het primaire voordeel van het unitair octrooi

Het meest rechtlijnige voordeel van het unitair octrooi is kostenreductie voor brede Europese dekking. Een unitair octrooi genereert één verlengingsvergoeding betaalbaar aan het EOB, vastgesteld op een niveau dat de gecombineerde verlengingskosten van validatie in de vier meest gevalideerde EU-staten benadert. Voor octrooihouders die dekking in vier of meer deelnemende EU-lidstaten vereisen, is het unitair octrooi doorgaans minder duur over de volledige octrooitermijn dan de equivalente nationale validatiestrategie.

Voor smallere geografische vereisten — dekking in slechts één of twee specifieke staten, om commerciële redenen — kan nationale validatie goedkoper zijn. De break-evenberekening is portefeuillespecifiek: zij hangt af van welke landen commercieel belangrijk zijn, de omvang van de verlengingsvergoedingen voor het octrooi, en de vertaalkosten die al dan niet van toepassing zijn.

Handhaving en herroepingsrisico: de centrale afweging

Het unitair octrooi is automatisch onderworpen aan de jurisdictie van het Unified Patent Court (UPC), wat zowel gecentraliseerde handhavingsvoordelen als gecentraliseerd herroepingsrisico creërt. Gecentraliseerde handhaving is efficiënt: één UPC-procedure kan inbreuk in alle deelnemende lidstaten aanpakken, waardoor parallelle nationale procedures worden vermeden. Gecentraliseerd herroepingsrisico is het spiegelbeeld: een succesvolle herroepingsvordering bij het UPC vernietigt het octrooi in alle deelnemende lidstaten tegelijk. Voor een nationaal-gevalideerd Europees octrooi (een Europees bundel-octrooi) betekent herroeping in één staat niet automatisch herroeping in andere staten — het octrooi blijft van kracht in staten waar het niet is aangevochten.

Veelgestelde Vragen

Kunnen octrooihouders opt-out aanvragen uit de UPC-jurisdictie voor bestaande Europese octrooien?

Ja, gedurende de zeven jaar durende overgangsperiode (die eindigt in 2030) kunnen houders van nationaal gevalideerde Europese bundel-octrooien opt-out aanvragen uit de UPC-jurisdictie. Een geldig opt-out voorkomt dat het UPC jurisdictie uitoefent over het octrooi gedurende de overgangsperiode. Na afloop van de overgangsperiode zullen niet-opt-out bundel-octrooien in deelnemende staten worden onderworpen aan de UPC-jurisdictie. Unitaire octrooien kunnen niet opt-out aanvragen — zij zijn inherent aan de UPC-jurisdictie.

Welke EU-lidstaten nemen niet deel aan het unitaire-octroooisysteem?

Spanje, Kroatië en Polen hebben het UPC-Verdrag niet geratificeerd en nemen niet deel aan het unitaire-octroooisysteem. Voor octrooihouders die commerciële dekking in die staten vereisen, is nationale validatie via de gebruikelijke EVV-validatieprocedures nog steeds noodzakelijk, naast eventuele unitaire-octrooiregistratie voor deelnemende staten. Het Verenigd Koninkrijk neemt evenmin deel — het verliet het systeem als gevolg van Brexit en heeft zijn eigen parallelle hertoekenningsregeling onder het UK unitary patent-voorstel niet geratificeerd.

Hoe beïnvloedt het unitaire octrooi portefeuillebeheer voor ondernemingen met grote Europese octrooiportefeuilles?

Grote portefeuilles vereisen een gedifferentieerde benadering: het unitair octrooi is niet voor elk octrooi optimaal. Octrooien met hoge commerciële waarde, brede geografische exploitatie en laag herroepingsrisico zijn sterke kandidaten voor het unitaire route. Octrooien in technologiedomeinen met actief litigatielandschap, of octrooien waarvan de geldigheid als kwetsbaar wordt beschouwd, kunnen profiteren van de bescherming die territoriale fragmentatie biedt via nationale validatie. Portefeuillebeoordelingen dienen octrooi per octrooi te worden uitgevoerd met inbreng van zowel octrooigemachtigden als litigatiestrategen.

Bart Lieben
Attorney-at-Law
key takeaways

More related articles

No items found.
WhatsApp messaging icon for live chat support
Pitch Chatbot
Contact us right away
Pitch Chatbot
Hi there,
How can we help you today?
Start Whatsapp Chat
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
No items found.